Eine Farbe kann grundsätzlich als Marke eingetragen werden. Allerdings weist eine abstrakte Farbmarke regelmäßig keine Unterscheidungskraft auf. Das heißt, die zur Kennzeichnung der Ware oder Dienstleistung eingesetzte Farbe wird von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als Herkunftshinweis angesehen.
Allerdings gibt es Ausnahmen, bei denen die angesprochenen Verkehrskreise aufgrund des häufigen Einsatzes der Farbe auf ein bestimmtes Unternehmen schließen. Die Farbe hat sich dann als Marke durchgesetzt und kann als verkehrsdurchgesetzte Marke eingetragen werden.
Im Marken-Löschungsverfahren kann die Löschung einer solchen Farbmarke mit der Begründung beantragt werden, dass die Marke doch nicht verkehrsdurchgesetzt ist, also ein Schutzhindernis vorliegt. Entsprechend wurde im jüngst entschiedenen Fall „NJW-Orange“ [BGH, Beschluss v. 22.7.2021, Az. I ZB 16/20] argumentiert, in dem die Unterscheidungskraft der Farbe „Orange“ für juristische Fachzeitschriften bestritten wurde.
Bestanden in der Vergangenheit verbleibende Zweifel, ob ein Schutzhindernis vorliegt, lag die Beweislast hierzu beim Löschungsantragsteller. An dieser Rechtsprechung hält der BGH nicht mehr fest. Es obliegt nunmehr generell dem Markeninhaber, im Löschungsverfahren diejenigen Umstände nachzuweisen, aus denen sich der (Fort-)Bestand seiner Marke ergibt.
Der BGH folgt dabei dem EuGH und führt aus, dass es in Anbetracht der EuGH-Entscheidung „Testarossa“ [EuGH, Urteil vom 19.6.2014, C-720/18 und C-721/18] nicht mehr zweifelhaft sei, dass der Markeninhaber entsprechende Umstände nachzuweisen habe.
Die „Richtungsänderung“ des BGH ist aus Sicht des Autors begrüßenswert, da die nachzuweisenden Umstände regelmäßig in der Sphäre des Markeninhabers liegen.
Im vorliegenden Fall („NJW-Orange“) wurde die Sache zur Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Dort hat der Markeninhaber nun die Gelegenheit, ergänzend vorzutragen. Der Markeninhaber soll Gelegenheit haben, weitere Beweise, insbesondere ein demoskopisches Gutachten, vorzulegen oder die Einholung eines gerichtlichen Gutachtens zu beantragen.